Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» – Журнал Цивилистика
×

Артем Евсеев, младший юрист практики интеллектуальной собственности, медиа и технологий Московского офиса Hogan Lovells, бакалавр факультета права НИУ ВШЭ

 

23 апреля 2019 года ВС РФ принял постановление Пленума № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10). Данный акт высшей судебной инстанции был принят спустя более чем 10 лет после издания совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

За более чем 10 лет произошли серьезные изменения в законодательном регулировании интеллектуальных прав, перед правоприменительной практикой встали новые вопросы. Постановление Пленума № 10 было призвано обобщить нововведения в законодательстве, систематизировать подходы в толковании IV части ГК РФ в судебной практике и заложить пути для дальнейшего развития. Данная статья открывает серию комментариев нового постановления Пленума № 10, концентрируясь на новеллах, привнесенных ВС РФ, и выделяя наиболее проблемные аспекты.

 

Доказательства и доказывание

 

«При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет.

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например, аудио- или видеозаписи.

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную или семейную тайну.

Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным (статьи 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1), в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети Интернет по состоянию на определенный момент.

В случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к судебному разбирательству, а также при разбирательстве дела суд согласно пункту 10 части 1 статьи 150 и статье 184 ГПК РФ, статье 78 и пункту 3 части 1 статьи 135 АПК РФ вправе произвести в порядке, предусмотренном указанными статьями, осмотр доказательств и их исследование на месте (в частности, просмотреть размещенную на определенном ресурсе информационно-телекоммуникационной сети информацию в режиме реального времени)» (п. 55 постановления Пленума № 10)

 

Постановление Пленума № 10 значительным образом либерализует процесс доказывания по спорам о защите интеллектуальных прав. Во-первых, постановление Пленума № 10 в очередной раз обращает внимание судов на то, что перечень доказательств является открытым и суд должен оценивать допустимость доказательств в каждом конкретном деле. Полагаем, что напоминание высшей судебной инстанции об открытости перечня доказательств позволит уменьшить количество судебных дел, в которых суды слишком формально подходят к рассмотрению доказательств в таких спорах.

 

Скриншоты

Тезис ВС РФ об открытости перечня допустимых доказательств логически подводит к следующему разъяснению высшей судебной инстанции, а именно о том, что скриншоты Интернет-страниц являются допустимыми доказательствами. Данное разъяснение следует воспринимать позитивно, так как, к сожалению, российские суды неоднократно признавали скриншоты недопустимыми доказательствами, в том числе и Суд по интеллектуальным правам. Так, некоторые суды использовали следующую аргументацию для отклонения скриншотов в качестве недопустимых доказательств:

«Представленные ответчиком в материалы дела скриншоты (англ. screenshot), представляющие собой снимки с экрана монитора компьютера (т. 1 л.д. 164 – 168), судебная коллегия полагает недопустимыми доказательствами в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в представленном виде их невозможно соотнести с компьютером ответчика и последний в целях документальной фиксации необходимой, по его мнению, информации на своих компьютерах не был лишен возможности применения процедуры, предусмотренной главой XX Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, с предоставлением суду составленного нотариусом протокола и соответствующих приложений к нему, однако данным правом также не воспользовался, что влечет для него риск наступления соответствующих правовых последствий при оценке судом обстоятельств, которые могут быть признаны доказанными».

Безусловно, не может не радовать, что российские суды обладают компетенцией для лингвистического анализа иностранного слова «скриншот». Однако в данном решении как нельзя лучше проявляется консервативно-формальный подход российских судов к доказательственной силе скриншотов. Данный подход можно резюмировать следующей логической цепочкой:

a) законодательство о нотариате предусматривает процедуру обеспечения доказательств, в том числе нотариальный осмотр Интернет-страниц;
b) не воспользовавшись правом на обращение к нотариусу и/или не обосновав невозможность такого обращения, лицо несет риски наступления последствий;
c) таким последствием и является признание скриншота без нотариального удостоверения недопустимым доказательством.

Данная логическая цепочка является порочной в самом своем основании: лицо имеет право на обращение к нотариусу за проведением осмотра Интернет-страниц, но это не является его обязанностью. Презюмируя добросовестность участников судебного процесса и открытость перечня допустимых доказательств, нельзя возлагать на сторону обязанность совершить нотариальное удостоверение скриншотов. Этот тезис и является заслугой постановления Пленума № 10, которое восприняло данную логику.

Постановление Пленума № 10, однако, отмечает, что такие доказательства как скриншоты должны удовлетворять ряду требований:

– указание URL-адреса Интернет-страницы, с которой сделан скриншот;

– точное время совершения скриншота;

– заверение печатью участвующего в деле лица.

Полагаем, что данные требования являются вполне разумными, так как направлены на верификацию представленных доказательств при их исследовании в судебном процессе. Особо радует тот факт, что ВС РФ не требует обязательного нотариального удостоверения таких доказательств, что должно в перспективе сократить судебные расходы.

Кроме того, указание точного времени совершения скриншота также позволяет защитить лицо, представляющее данный скриншот, от ситуации, когда оппонент изменил содержание Интернет-страницы после совершения скриншота. В таком случае лицо, предоставившее скриншот, сможет вполне обосновать разночтение скриншота с Интернет-страницей и указать на недобросовестность поведения противоположной стороны.

Вместе с тем думается, что в случае изменения контента Интернет-страницы после совершения скриншота суд вряд ли будет основывать свое решение исключительно на таком спорном скриншоте. В связи с этим для минимизации таких рисков полагаем разумным сохранять электронные образы скриншотов, по которым можно установить время и дату их создания, а также проведение нотариального осмотра Интернет-страниц. Поэтому необходимость нотариального осмотра Интернет-страниц во многих случаях все равно будет оставаться объективной необходимостью, несмотря на разъяснения ВС РФ.

 

Подтверждение факта закупки контрафактных товаров

ВС РФ, проводя дальнейшую либерализацию процесса доказывания, обращается к важной проблеме доказывания факта закупки контрафактного товара (так называемая «контрольная закупка», которая может проводиться как в гражданском процессе одной из сторон, так и правоохранительными органами). Сложность доказывания факта закупки контрафактных товаров связана с тем, что торговые точки, реализующие подобную продукцию, зачастую могут не иметь контрольно-кассовой техники. Потому часто может возникнуть ситуация, когда после приобретения контрафактного товара на руках не будет какого-либо подтверждающего документа (контрольно-кассовый чек, товарный чек, товарная накладная, счет-проформа и подобные стандартные документы).

Данный подход ВС РФ является логически обоснованным в рамках отхода от формальной оценки доказательств.

 

Аудио- и видеозаписи

Продолжая последовательную борьбу с формальной оценкой доказательств, ВС РФ устанавливает, что аудио- и видеозаписи являются допустимыми доказательствами реализации контрафактных товаров, если они были получены без согласия лица, реализующего контрафактные товары.

Данное разъяснение высшей судебной инстанции является важным, так как многие суды квалифицировали такие доказательства как недопустимые доказательства, мотивируя это нарушением конституционных прав и свобод человека, установленных, в частности, ст. 23 Конституции РФ. Согласно данной статье, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

На основании данной конституционной нормы некоторые суды отказывали в признании в качестве допустимых доказательств аудио- и видеозаписям, сделанным без согласия соответствующих лиц.

Также разъяснение ВС РФ в отношении аудио- и видеозаписей необходимо толковать в системе с предшествующими правовыми позициями высшей судебной инстанции. Так, в определении от 4.12.2004 № 83-Г04-22 ВС РФ подчеркнул, что доказательственная сила такой записи не должна подтверждаться в каждом случае специальной экспертизой. В то же самое время отсутствие сведений о месте и времени аудио- или видеозаписи может иметь последствием недопустимость их использования в качестве доказательства.

Позиция ВС РФ является логически обоснованной. Представляется затруднительным на практике спрашивать разрешения на проведение записи у лица, реализующего предположительно контрафактные товары.

Более того, как справедливо отмечается в постановлении Пленума № 10, информация о распространении лицом контрафактной продукции, например, в виде аудио- или видеозаписи, не может нарушать его право на неприкосновенность частной жизни. Действительно, хозяйственная деятельность лица по реализации товаров вряд ли надлежит относить к категории «частная жизнь». КС РФ в определении от 09.06.2005 № 248-О дал следующее детальное определение понятию «частная жизнь»:

«Право на неприкосновенность частной жизни (статья 23, часть 1, Конституции Российской Федерации) означает предоставленную человеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. В понятие “частная жизнь” включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит непротивоправный характер».

К сожалению, до разъяснений ВС РФ данное толкование КС РФ зачастую не учитывалось российскими судами. Будем надеяться на исправление судебной практики в будущем в свете принятия постановления Пленума № 10.

 

Нотариальное обеспечение доказательств

Разъяснения ВС РФ в части нотариального обеспечения доказательств по сути являются пересказом положений Основ законодательства РФ о нотариате. Вместе с тем в отношении нотариального обеспечения доказательств есть ряд вопросов, на которые судебная практика дает очень противоречивые ответы.

В соответствии со ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате, по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Основной целью нотариального обеспечения доказательств является предупреждение предполагаемой возможности утраты ими доказательственного значения в будущем судебном процессе.

С 1 января 2015 года утратила силу норма абз. 2 ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате, которая закрепляла, что нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве суда или административного органа. Это изменение открыло простор для использования нотариального обеспечения доказательств в рамках рассматриваемых судебных дел, в том числе недобросовестной стороной.

Так, согласно ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус при обеспечении доказательств руководствуется гражданским процессуальным законодательством. Эта общая отсылка к ГПК РФ порождает на практике неопределенность в процедуре нотариального обеспечения доказательств, что может использоваться недобросовестной стороной для злоупотребления правом. Например, некоторые арбитражные суды считают, что нотариус должен руководствоваться нормами АПК РФ, если он приступает к обеспечению доказательств для судебного дела, рассматриваемого арбитражным судом.

В соответствии со ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате, по общему правилу, нотариус обязан уведомить всех заинтересованных лиц. Однако непонятно, как нотариус должен определять круг заинтересованных лиц, если обратившийся к нему заявитель такой информации не предоставил. Также остается без разрешения вопрос о том, как влияет на действительность нотариального обеспечения доказательств отсутствие такого уведомления, следует ли учитывать осведомленность или неосведомленность нотариуса о круге заинтересованных лиц. Кроме того, ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате также предусматривает, что нотариус может не извещать заинтересованных лиц в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.

На практике институт нотариального обеспечения доказательств может быть использован недобросовестной стороной. Так, предположим, одна из сторон в рассматриваемом судебном деле решает получить новое доказательство и просит нотариуса назначить эксперта для проведения экспертизы за 1 день до судебного заседания. Вероятно, нотариус сочтет, что срочность мер в связи с предстоящим судебным заседанием является надлежащим основанием для неизвещения заинтересованных лиц, в том числе остальных участников рассматриваемого дела. Проведенная на основании постановления нотариуса экспертиза будет обладать силой нотариального акта. К сожалению, некоторые российские суды полагают, что оспаривать нотариальный акт можно только в особом порядке, предусмотренном ГПК РФ для оспаривания законности нотариальных актов.

В целом, разъяснения ВС РФ в отношении доказательств в спорах по интеллектуальной собственности следует оценивать позитивно. Вместе с тем, на наш взгляд, постановление Пленума № 10 не смогло охватить все проблемные вопросы доказывания. Так, например, до сих пор остается спорным доказательственная сила wayback machine, мирового архива сети Интернет, который позволяет получить информацию о предыдущем содержании Интернет-страницы после ее изменения. Также продолжает оставаться открытым вопрос о допустимости электронных писем в качестве доказательств. К сожалению, некоторые суды признают такие доказательства недопустимыми. Остались без разрешения некоторые вопросы нотариального обеспечения доказательств. Остается надеяться, что эти вопросы получат надлежащее разрешение в последующей правоприменительной практике.

 

 

Больше информации о постановлении Пленума №10 – в записи круглого стола, который состоялся 29 мая 2019 года

 

 

 

Патентное право

 

«В силу статьи 1239 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (в частности, статьями 1362 и 1423), суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

При рассмотрении соответствующих споров судом, исходя из аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ), применяются положения пункта 1 статьи 445 ГК РФ.

При этом, принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. С учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом заявлении (пункт 1 статьи 1362 и пункт 1 статьи 1423 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет оставление искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).

Суд, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии.

Действие принудительной лицензии может быть прекращено в соответствии с положениями статьи 450 ГК РФ (в том числе в судебном порядке по иску патентообладателя на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 1362, пункта 4 статьи 1423 ГК РФ). Односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим» (п. 43 постановления Пленума № 10)

 

Данное разъяснение высшей судебной инстанции практически полностью повторяет п. 18 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009. Вместе с тем ВС РФ в постановлении № 10 обошел ряд вопросов, которые не были освещены и в постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29.

 

Правовая природа принудительной лицензии

Из-за чрезвычайной лапидарности разъяснений высшей судебной инстанции возникает вопрос: является ли принудительная лицензия договором в гражданско-правовом понимании? Данный спор не является исключительно теоретическим, наоборот, носит вполне практический характер, так как вызывает ряд немаловажных вопросов. В случае неисполнения одним из участников правоотношения по принудительной лицензии своих обязанностей перед другим, какой ответственности он будет подлежать: договорной либо деликтной? Ответ на этот вопрос определяет бремя доказывания при защите своих прав потерпевшей стороной. Кроме того, будет ли правонарушитель нести публично-правовую ответственность за несоблюдение судебного акта, которым установлены условия принудительной лицензии? Не приведет ли это к несправедливой ситуации, когда правонарушитель будет подвергнут ответственности за одно и то же деяние? Эти и другие вопросы могут быть разрешены, если мы сможем определить правовую природу принудительной лицензии.

В доктрине ряд ученых отмечают, что сама процедура выдачи, а не заключения принудительной лицензии, подразумевающая ограничение частноправовой автономии воли правообладателя распоряжаться исключительным правом по своему усмотрению, исключает квалификацию принудительной лицензии как гражданско-правового договора. Сторонники данной позиции утверждают, что выдача судом принудительной лицензии лишь опосредует предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности без заключения договора. Стоит полагать, что у данной позиции есть вполне объективные основания на существование, так как, согласно ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности могут возникать не только из договоров, но и из судебных решений.

В. И. Еременко и В. В. Погуляев также утверждают, что принудительная лицензия не является договором, поскольку она носит штрафной характер. Ее цель – наложить санкции в виде ограничения исключительного права на «нерадивых» правообладателей, которые не смогли эффективно использовать принадлежащие им результаты интеллектуальной деятельности. Достаточно близко к данной позиции примыкает точка зрения И. А. Зенина, О. А. Городова и Ю. Г. Давыдова, которые утверждают, что выдача принудительной лицензии является антимонопольной мерой, направленной на восстановление баланса частных и публичных интересов. Их взгляды обосновываются тем, что принудительная лицензия является реакцией всего общества в лице определенных заинтересованных лиц, которая направлена на устранение злоупотребления правообладателя своим исключительным правом, гарантирующим ему по сути монопольное право доступа к объекту интеллектуальных прав.

Другие исследователи полагают, что лицензионный договор представляет собой разновидность гражданско-правового договора, который заключается в обязательном порядке в силу решения суда о выдаче принудительной лицензии

В российской цивилистике есть и некоторые «экзотичные» позиции в отношении правовой природы принудительной лицензии. Е. Ю. Николаева и Л. В. Сагдеева утверждают, что принудительная лицензия является обременением исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, которое носит, как и право собственности, абсолютный характер. Л. В. Сагдеева даже сравнивает выдачу принудительной лицензии с установлением частного сервитута.

В российской юридической науке есть ряд ученых (например, А. С. Ворожевич), утверждающих, что принудительная лицензия является институтом sui generis, а потому не подлежит интерпретации с позиций каких-либо известных юридических конструкций. На наш взгляд, такая позиция является малообоснованной. Это обусловлено, прежде всего тем, что рассмотрение любых комплексных институтов как sui generis является простым, но неправильным подходом. Кроме того, данная интерпретация, по нашему мнению, влечет умножение сущностей, где это совершенно не требуется, как будет показано далее.

Полагаем, что данный спор в настоящее время, толкуя законодательство de lege lata, следует разрешать в пользу сторонников взгляда на принудительную лицензию как на гражданско-правовой договор. Действительно, согласно абз. 3 п. 43 постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии.

Следовательно, с точки зрения действующего толкования положений ГК РФ высшими судебными инстанциями, принудительная лицензия является договором, имеющим определенные особенности.

Однако, на наш взгляд, необходимо быть осторожным при восприятии принудительной лицензии как гражданско-правового договора. Так, ГК РФ умалчивает о запрете уступать права требования по принудительной лицензии третьему лицу. Исходя из принципа диспозитивности гражданского права, на первый взгляд, можно прийти к выводу о том, что принудительный лицензиат вполне на законных основаниях может совершить цессию своих прав третьему лицу.

Однако, думаем, что это не соответствует действительному правовому регулированию. Во-первых, ст. 31(e) ТРИПС прямо устанавливает запрет, по общему правилу, для совершения каких-либо уступок по принудительной лицензии. Исключения установлены только в целях сохранения единого производственного цикла в рамках одного предприятия в случае его продажи.

Тем самым, возможность уступки прав по принудительной лицензии, которая сейчас de facto возможна исходя из буквального прочтения ГК РФ, противоречит положениям ТРИПС.

Во-вторых, допущение возможности уступки прав по принудительной лицензии также не выдерживает критики с точки зрения телеологического толкования. Принудительная лицензия выдается лицу, которое будет способно более эффективно использовать определенный объект патентных прав на благо общества. Суд при рассмотрении дела о выдаче принудительной лицензии определяет, есть ли у истца такие возможности (экономические, научно-технические, производственные и трудовые ресурсы). Поэтому уступка прав по принудительной лицензии без контроля со стороны суда, который бы смог проверить нового принудительного лицензиата, умаляет суть института принудительной лицензии, ставя под риск достижение общественного блага.

Кроме того, думаем, что уступка прав по принудительной лицензии не является возможной и потому, что все условия принудительной лицензии содержатся в итоговом судебном акте по делу о выдаче принудительной лицензии, который не может быть изменен волей конкретного частного лица.

Таким образом, понимание принудительной лицензии как гражданско-правового договора возможно с совершением ряда важных оговорок, принимая во внимание ее специфику и особенности. Отсутствие должного урегулирования правовой природы принудительной лицензии влечет, на наш взгляд, противоречия с международными стандартами, заложенными ТРИПС.

 

Условия принудительной лицензии

Определившись с правовой природой принудительной лицензии как гражданско-правового договора с некоторыми оговорками, необходимо установить механизм определения его условий, который, к сожалению, не разъяснен в постановлении Пленума № 10. В связи с этим правовым пробелом возникает целый ряд вопросов.

Во-первых, обязан ли суд указать в резолютивной части судебного решения только существенные условия договора лицензии, либо он может дополнительно предусмотреть и иные условия, например, об обеспечении исполнения обязательства и пр.? Если суд имеет такое право, может ли он это сделать по своей инициативе либо только на основании ходатайства одной из сторон?

Представим такую ситуацию, что у суда появляются обоснованные сомнения в том, будет ли лицензиат исполнять свои обязанности по уплате лицензионного вознаграждения в пользу лицензиара. Такие сомнения вполне могут возникнуть, если суд установит наличие иных споров, связанных с неисполнением обязательств по аналогичным договорам, в которых ответчиком выступал принудительный лицензиат. Представляется, при таких обстоятельствах суд вполне может включить в текст принудительной лицензии положения об обеспечении исполнения обязательств лицензиата, например, при помощи неустойки.

На наш взгляд, в действующем материальном и процессуальном законодательстве отсутствуют какие-либо ограничения полномочий суда при определении условий принудительной лицензии. Более того, это будет соответствовать задачам судопроизводства, так как направлено на содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (п. 6 ст. 2 АПК РФ).

Во-вторых, представляется, что суды зачастую не имеют необходимых знаний для составления текста полноценного лицензионного договора. Мы в ни в коей мере не умаляем юридическую квалификацию представителей судебной власти. Необходимо лишь отметить, что судьи не имеют опыта работы в коммерческих организациях, часто рекрутируются в профессию из помощников судей и секретарей суда. В связи с таким опытом работы у судей нет требуемых знаний для написания качественного договора между субъектами предпринимательской деятельности.

Возможно, данный недостаток можно решить, базируясь на принципе состязательности судебного процесса и полагаясь на то, что стороны сами должны предложить суду оптимальные формулировки, соответствующие потребностям оборота и характеру предпринимательской деятельности.

Однако состязательность не устраняет всей проблемы: как суд сможет оценить представленные на его рассмотрение формулировки положений лицензионного договора, если он не обладает компетенцией в области подготовки и заключения таких договоров? В связи с этим мы полагаем, что для помощи судьям в таких сложных делах разумно назначать судебную экспертизу. Причем представляется, что данный подход не будет противоречить постановлению Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», а именно абз. 2 п. 8, согласно которому, определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств не могут быть поставлены перед экспертом.

Прежде всего, такая экспертиза не будет требовать ответа на правовые вопросы. При составлении договоров контрагенты руководствуются экономическими соображениями. Следовательно, и экспертиза должна быть экономической. Перед экспертом могут быть поставлены различные вопросы: имеется ли риск неисполнения стороной по договору своих обязательств, если да, то какой он и на чем основан такой расчет; какие способы снижения риска для контрагента при вступлении в такие рисковые отношения с партнером и пр. Исходя из ответов на эти и иные вопросы суд сможет определить, требуется ли в данном конкретном случае включение условия о неустойке, независимой гарантии и т.п. Тем самым это повысит уровень качества при составлении условий принудительной лицензии, включаемых в резолютивную часть судебного решения.

Данные вопросы приобретают еще большую актуальность при анализе современной правоприменительной практики российских судов.

Так, на основании анализа решений арбитражных судов первой инстанции по делам № А40-166505/17 и № А40- 71471/1778 можно установить следующее. Суды подходят к вопросу определения условий принудительной лицензии очень узко, трактуя ее как обязанность определить только существенные условия лицензионного договора. Так, суды в резолютивной части своих решений по данным делам указали: способы использования объекта интеллектуальных прав, размер лицензионных платежей и сроки их уплаты.

В данных решениях отсутствуют условия перечисления лицензионных платежей (банковские реквизиты), условия определения момента исполнения денежного обязательства лицензиата перед лицензиаром, условия об обеспечении исполнения обязательства, порядок разрешения разногласий и иные условия, которые типичны для всех разумных участников гражданского оборота, занимающихся на постоянной основе предпринимательской деятельностью. Вместе с тем наличие таких условий способствует, в первую очередь, снятию неопределенности в правоотношениях лицензиара и лицензиата и снижению риска возникновения споров.

Однако анализ текстов немногочисленных судебных решений, посвященных выдаче принудительной лицензии, показал, что сами российские суды не до конца понимают, кто, как и в каком документе должен определять условия принудительной лицензии. Так, согласно решению АС города Москвы от 8.06.2018 года по делу № А40- 71471/17, устанавливается следующий порядок оплаты по принудительной лицензии: безналичный платеж по банковским реквизитам, указанным в договоре, с выплатой ежегодно не позднее 31 января года, следующего за прошедшим отчетным годом, в котором использовалось изобретение. Исходя из данной формулировки стороны после вступления в законную силу судебного решения о выдаче принудительной лицензии должны подписать некий договор. Однако возникает вопрос, какой природы будет этот договор, если, в соответствии со ст. 1239 ГК и п. 43 постановления Пленума ВС РФ № 10, условия принудительной лицензии формулируются только судом и только в резолютивной части судебного решения.

Все эти проблемы правоприменительной практики, на наш взгляд, могут быть разрешены посредством принятия высшей судебной инстанции разъяснений, которые бы закрепили четкий механизм процесса разработки, согласования и принятия формулировок условий принудительной лицензии.

 

Ответственность за нарушение условий принудительной лицензии

Как было показано ранее, принудительная лицензия по своей гражданско-правовой природе является договором. Однако в то же самое время условия такого договора содержатся в резолютивной части судебного решения. Это обстоятельство создает, по сути, двойственную природу принудительной лицензии: с одной стороны, она является актом частного права, но, с другой стороны, является и актом публичной власти.

В связи с такой двойственной природой принудительной лицензии возникают вопросы о характере ответственности за нарушение условий принудительной лицензии. Причем мы полагаем, что нарушение условий принудительной лицензии возможно как на стороне лицензиара, так и лицензиата. Лицензиат, например, может не уплачивать лицензионные платежи, полагающиеся лицензиару. Лицензиар же, в свою очередь, может не передать необходимую техническую документацию для практического использования лицензиатом сложного изобретения в его практической деятельности.

С одной стороны, нарушение условий договора влечет гражданско-правовую ответственность. С другой стороны, исходя из публичной природы принудительной лицензии нарушение ее условий может повлечь и публично-правовую ответственность. Так, например, ст.ст. 129 и 332 АПК РФ устанавливают, что за неисполнение судебного акта на организации может быть наложен штраф. Кроме того, в такой ситуации допустимо и применение судебного штрафа (астрента) на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ. Более того, уголовное законодательство также предусматривает ответственность за неисполнение судебного решения. Так, согласно ч. 1 ст. 315 УК РФ, злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта наказываются штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Следовательно, исходя из вышеприведенных норм можно выделить следующие виды ответственности, которые потенциально могут применяться при неисполнении условий принудительной лицензии:

– гражданско-правовая ответственность;

– процессуальная ответственность (процессуальные штрафы);

– астрент;

– уголовная ответственность.

В связи с таким обилием механизмов ответственности возникает вопрос о том, не будет ли правонарушитель подвергнут разным санкциям по сути за одно и то же деяние. Бесспорно, если речь идет об уголовной ответственности, то она имеет строго индивидуальный характер и направлена на конкретное физическое лицо. Поэтому вопрос о соблюдении принципа non bis in idem сохраняется в отношении первых трех вышеприведенных мер принуждения.

Суть данной проблемы заключается в следующем. Допустим, что лицензиат по принудительной лицензии перестал перечислять лицензиару лицензионное вознаграждение, размер которого прямо установлен в резолютивной части решения суда. Лицензиар обратился в суд к лицензиату с несколькими исковыми требованиями: 1) взыскать компенсацию за нарушение исключительного права в двукратном размере стоимости права использования; 2) взыскать с лицензиата судебный штраф в порядке ст. 308.3 ГК. Параллельно лицензиар также в рамках судебного производства по делу о выдаче принудительной лицензии обратился в суд с ходатайством о назначении процессуального штрафа за неисполнение судебного решения.

При полном удовлетворении исковых требований лицензиара и его ходатайства лицензиат по сути три раза будет привлечен к ответственности за одно правонарушение. Возникает вопрос в обоснованности такого подхода. Более того, данная ситуация способствует злоупотреблению правами лицензиаром и его неосновательному обогащению, так как он может получить как компенсацию, так и судебный штраф.

В то же самое время, думается, что наличие публичной процессуальной ответственности за неисполнение условий принудительной лицензии является оправданным, так как исходит из публичного аспекта природы принудительной лицензии.

Однако, на наш взгляд, подход по двойному взысканию с нарушителя в пользу потерпевшего противоречит основным началам гражданского законодательства и компенсаторным целям гражданско-правовой ответственности. Представляется, что частно-публичный дуализм правовой природы принудительной лицензии не должен создавать условия для злоупотребления. В связи с этим полагаем, что при нарушении условий принудительной лицензии потерпевшая сторона вправе обратиться в суд либо с требованием о взыскании компенсации / убытков, либо о взыскании судебного штрафа.

Таким образом, российское законодательство содержит по сути коллизионное регулирование вопросов ответственности за нарушение условий принудительной лицензии. Если следовать буквальному толкованию норм ГК РФ, можно прийти к выводу, что нарушитель будет подвергнут нескольким санкциям за одно и то же правонарушение, что, по нашему мнению, нельзя признать удовлетворительным. Думается, данные вопросы будут уточнены в ходе правоприменительной практики, в том числе в рамках судебных споров по исполнению принудительных лицензий.

Суммируя вышеизложенное, полагаем, что ВС РФ обошел вниманием вопросы регулирования принудительных лицензий. Думается, это было сделано сознательно, так как в настоящий момент из-за получивших широкий общественный резонанс споров о выдаче принудительных лицензий данный вопрос из сугубо правового стал политико-правовым. Этим, вероятно, и объясняется нежелание ВС РФ давать какие-либо новые разъяснения, посвященные принудительному лицензированию

 

«При наличии двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные образцы либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке» (п. 125 постановления Пленума № 10)

 

Данное разъяснение постановления Пленума № 10 дополняет п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», согласно которому, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Полагаем, что разъяснение постановления Пленума № 10 позволяет исключить из-под действия правила, установленного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, споры, связанные с нарушением исключительного права на основное изобретение использованием зависимого изобретения. В настоящее время некоторые фармацевтические компании, занимающиеся производством и реализацией воспроизведенных лекарственных препаратов (дженерики), пытаются получить принудительные лицензии на фармацевтические патенты ряда международных компаний. Защищаясь от исковых требований о нарушении прав международных фармацевтических производителей, дженерики ранее обращались к п. 9 данного информационного письма, пытаясь доказать отсутствие нарушения исключительного права.

По сути данная позиция заключалась в двух противоречащих друг другу доводах: «У нас имеется свой собственный патент, который никак не использует, а потому не нарушает чужое изобретение (см. п. 9 информационного письма)» и «У нас есть зависимый патент, который использует Ваше изобретение, поэтому имеется основание для выдачи принудительной лицензии». После разъяснений ВС РФ такое превратное толкование закона стало исключено.

 

 

Высказанные в статье суждения отражают личное мнение автора и могут не совпадать с официальной позицией каких-либо организаций, с которыми автора связывают трудовые, гражданско-правовые и иные отношения.

5 1 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Notify of
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии